Het Benelux Gerechtshof (“BenGH”) heeft op 14 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak tussen Moët Hennessy Champagne Service (“MHCS”) en een Belgische kunstenaar die handelt onder de naam Cedric Art (BenGH 14 oktober 2019, A 18/1). Deze uitspraak vormt een belangrijke ontwikkeling van de rol die de artistieke vrijheid speelt binnen het merkenrecht. In de uitspraak verstrekt het BenGH namelijk concrete handvatten om vast te stellen of de artistieke vrijheid een ‘geldige reden’ voor het gebruik oplevert en of het gebruik verboden kan worden op grond van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.

 

Feiten

MHCS is onder meer houder van de merkenrechten die betrekking hebben op de ‘buikachtige’ flessen van het champagnemerk Dom Pérignon en de schildvormige etiketten die op deze flessen zijn aangebracht (de “Merken”). Cedric Art is de vennootschap van een kunstenaar die naar eigen zeggen ‘de grenzen verkent tussen marketing en kunst’. Via haar website biedt Cedric Art meerdere schilderijen aan waarop de Merken duidelijk identificeerbaar zijn of die neerkomen op ‘speelse variaties’ van de Merken. De schilderijen hebben een ironiserende en soms ook een erotische inslag.

MHCS stelt het gebruik van haar Merken in de schilderijen niet op prijs en begint een procedure tegen Cedric Art. Daarin stelt zij zich op het standpunt dat, alhoewel Cedric Art de Merken niet daadwerkelijk als merken gebruikt, zonder geldige reden voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken (2.20 lid 2 sub d BVIE). De zaak komt bij de rechtbank van koophandel in Brussel terecht en de discussie bij de rechtbank gaat voornamelijk over de vraag of de artistieke vrijheid een ‘geldige reden’ in de zin van sub d vormt. Op dit punt stelt de rechtbank vervolgens een prejudiciële vraag aan het BenGH.

 

Uitspraak

Bij beantwoording van de prejudiciële vraag grijpt het BenGH terug op de uitspraak van het HvJ inzake Leidseplein Beheer/Red Bull (6 februari 2014, C-65/12). Daarin heeft het HvJ overwogen dat het begrip ‘geldige reden’ niet alleen objectieve, maar ook subjectieve belangen van een derde kan omvatten en dat dit begrip wordt gebruikt om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen van de merkhouder en de derde. Daarnaast verwijst het BenGH naar overweging 27 van de Merkenrichtlijn (EU 2015/2436) waarin is opgenomen dat gebruik van een merk met het oog op ‘artistieke expressie’ als billijk moet worden beschouwd wanneer dit tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gelet op deze uitgangspunten komt het BenGH tot de conclusie dat de artistieke vrijheid, als onderdeel van de vrije meningsuiting van de kunstenaar (beschermd door artikel 10 EVRM), een geldige reden kan opleveren. Volgens het BenGH is dit het geval wanneer sprake is van een ‘kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces’. De artistieke vrijheid is echter geen absoluut recht (vgl. artikel 10 lid 2 EVRM), hetgeen betekent dat de kunstuiting niet erop gericht mag zijn om het merk of de merkhouder schade toe te brengen. De beoordelende rechter moet bij de belangenafweging op dit punt rekening houden met alle omstandigheden van het geval.

Kort en goed vormt de artistieke vrijheid een geldige reden voor het gebruik van een merk als het (i) een kunstuiting betreft (ii) die het originele resultaat is (iii) van een creatief vormgevend proces (iv) dat er niet op gericht is om het merk of de merkhouder schade toe te brengen.

 

Commentaar

Hoewel de uitspraak van het BenGH in eerste oogopslag een praktische norm lijkt te bevatten, blijkt bij nadere inspectie dat het verstrekte criterium alles behalve helder is. Het criterium wordt als zodanig aangereikt zonder dat het BenGH de inhoud of de betekenis daarvan nader duidt of aanvullende informatie en relevante gezichtspunten verstrekt aan de hand waarvan invulling aan dit criterium kan worden gegeven. Dit criterium is al lastig te hanteren wanneer gesteld wordt dat het gebruik een ‘kunstuiting’ moet zijn. Dit is een dermate abstract en ruim begrip dat een merkgebruik al zeer snel als kunstuiting gezien zou kunnen worden. In de praktijk zal het doorgaans aankomen op de laatste drie vereisten.

Net als bij het eerste vereiste is het echter bij het tweede en het derde vereiste de vraag hoe zij precies uitgelegd moeten worden. Het vereiste dat een uiting het ‘originele resultaat’ is van een ‘creatief vormgevend proces’ lijkt veel weg te hebben van het auteursrechtelijke beschermingscriterium dat sprake moet zijn van een ‘eigen intellectuele schepping van de maker’ (vgl. HvJ Infopaq I).  Hoe deze vereisten zich tot elkaar verhouden en of de opvatting dat enkel het gebruik van merken in auteursrechtelijk beschermde werken een geldige reden kunnen opleveren juist is, laat het BenGH volledig onbesproken. Ook wanneer precies sprake is van een origineel resultaat van een creatief vormend proces laat het BenGH in het midden.

Wat echter nog het meest opvalt is dat het BenGH concludeert dat het begrip ‘geldige reden’ strekt tot het vinden van een evenwicht tussen de betrokken belangen en vervolgens niet oordeelt dat belangenafweging per geval moet worden gemaakt, maar een abstract criterium introduceert. Dit is, gelet op het feit dat de artistieke vrijheid door artikel 10 EVRM beschermd wordt, merkwaardig te noemen aangezien een belangenafweging op grond van artikel 10 lid 2 EVRM in zo’n geval gebruikelijk is. In dat kader had de lagere rechter ook een lijst met relevante gezichtspunten voorgelegd aan het BenGH met de vraag in hoeverre zij bij de belangenafweging terug zouden mogen komen. Het BenGH gaat hier echter aan voorbij en lijkt zij de concrete belangenafweging volledig achterwege te laten.

Hoewel deze uitspraak dus een ogenschijnlijk helder criterium lijkt te bevatten, blijft de lezer van het arrest met meer vragen dan antwoorden achter. Het abstracte karakter van het gehanteerde criterium zal de komende tijd voer zijn voor juristen en het antwoord op de vraag of de rechter nog een concrete belangenafweging per geval moet maken zal zich verder moeten uitkristalliseren