Als gevolg van de COVID-19 maatregelen is het te verwachten dat in 2021 veel ondernemingen hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen en faillissement moeten aanvragen. Een vraag die speelt in veel faillissementen is welke gevolgen het faillissement heeft voor de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die een onderneming bezit en wat de gevolgen zijn voor eventueel verstrekte of verkregen licenties. In deze blog bespreken wij welke gevolgen een faillissement heeft op IE-rechten en licenties.

 

De impact van het faillissement op het voortbestaan van IE-rechten
In principe heeft het faillissement van de rechthebbende geen invloed op de geldigheid of het voortbestaan van zijn IE-rechten. IE-rechten zijn vermogensrechten van de rechthebbende die blijven voortbestaan, ook als die rechthebbende failliet gaat. Omdat een failliete onderneming zijn IE-rechten niet ‘verliest’ door het faillissement kan de curator deze IE-rechten in principe verkopen aan geïnteresseerde partijen. Voor sommige IE-rechten, zoals merken- en modellenrechten, moeten wel periodieke betalingen worden verricht om inschrijving van merken en modellen te kunnen handhaven.

Een andere vraag is wat de gevolgen van het faillissement zijn voor licenties ten aanzien van IE-rechten die een (inmiddels failliete) onderneming heeft verkregen (failliete licentienemer) of die een (inmiddels failliete) onderneming heeft verstrekt (failliete licentiegever).

 

De gevolgen van het faillissement van de licentienemer
Volgens de wet heeft het faillissement geen directe gevolgen voor licenties die een failliete onderneming heeft gekregen voor het intreden van het faillissement. Contractueel kan wel zijn afgesproken dat het faillissement van de licentienemer automatisch ervoor zorgt dat de licentie vervalt. Ook kan afgesproken zijn dat de rechthebbende de mogelijkheid heeft om de licentieovereenkomst op te zeggen wanneer de licentienemer failliet gaat. Als zulke bepalingen niet zijn opgenomen in de licentieovereenkomst, dan blijft de licentie in principe in stand. Belangrijk is wel dat de curator de voorwaarden van de licentieovereenkomst, waaronder het betalen van een eventuele licentievergoeding, blijft nakomen. Als dat niet gebeurt dan zou de rechthebbende de licentieovereenkomst kunnen ontbinden of opzeggen. De IE-rechthebbende heeft de mogelijkheid om de curator te vragen of hij de licentieovereenkomst in stand wil houden (artikel 37 Fw).

 

De gevolgen van het faillissement van de licentiegever
Het faillissement heeft in beginsel ook geen directe gevolgen voor licenties die voorafgaand aan het faillissement zijn verstrekt door een inmiddels failliete licentiegever. De licentieovereenkomst is namelijk een overeenkomst die tijdens het faillissement in stand blijft, tenzij in de licentieovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Het faillissement kan wel gevolgen hebben voor de vraag of de curator namens de licentiegever de licentie mag beëindigen. In de dagelijkse praktijk is deze vraag voor veel licentienemers van essentieel belang, aangezien zij afhankelijk zijn van een licentie.

De Hoge Raad heeft bepaald dat het faillissement op zichzelf geen invloed heeft op licentieovereenkomsten en dat het faillissement niet tot een wijziging leidt van de daaruit voorvloeiende verplichtingen. Dit betekent alleen niet dat de schuldeiser (oftewel: de licentienemer) zijn rechten uit de licentieovereenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement is. In het arrest Nebula (HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838) is uitgemaakt dat deze regel zowel geldt voor gevallen waarin de failliete onderneming verplicht is een bepaalde prestatie te verrichten als gevallen waarin hij verplicht is het gebruik van zijn goederen te dulden. Een licentieovereenkomst is een verplichting om ‘te dulden’ aangezien een onderneming daarmee toestemming geeft aan een ander om zijn werken, merk, uitvindingen, modellen, handelsnamen etc. te gebruiken en dit gebruikt dus duldt. Op basis van het Nebula arrest werd dan ook lange tijd aangenomen dat een curator vrij was om verleende licenties niet te respecteren en deze mocht beëindigen.

De Hoge Raad heeft dit gedeeltelijk recht gezet met het arrest Berzona (11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681). Daarin is geoordeeld dat de curator bij verplichtingen tot dulden in duurovereenkomsten (zoals licentieovereenkomsten) alleen ‘passief’ kan wanpresteren (bijvoorbeeld het niet verrichten van een betaling of het niet leveren van een zaak). Ten aanzien van zulke verplichtingen mag een curator echter niet ‘actief’ wanpresteren. Dit betekent dat een curator in principe de licentienemer niet mag belemmeren in het gebruiken van het werk, merk, model etc. zolang dit is toegestaan door de licentieovereenkomst. Daarnaast mag de curator volgens dit arrest de verplichting tot dulden in de licentieovereenkomst niet beëindigen als de wet of de overeenkomst hem daarvoor geen bevoegdheid toekent. In sommige gevallen kan dit nadelig zijn voor de failissementsboedel omdat IE-rechten meer geld kunnen opbrengen als er geen (sub)licenties zijn verleend en de koper dus een ‘exclusief’ recht heeft.

De regel uit Berzona is expliciet bevestigd voor IE-licenties in het Credit Suisse arrest (23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424). Daarin overwoog de Hoge Raad dat als vóór het intreden van het faillissement een licentie is verleend, de curator niet de mogelijkheid heeft om deze verplichting actief niet na te komen of de licentieovereenkomst te beëindigen. De curator kan alleen gebruik maken van een eventueel in de overeenkomst of de wet geregelde mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst. Is die er niet, dan is de failliete licentiegever gehouden om het licentiegenot te blijven verschaffen aan de licentienemer. Daarmee heeft de Hoge Raad bevestigd dat de curator verstrekte IE licenties in beginsel moet respecteren en deze niet zomaar kan beëindigen.

 

Een stap verder: actieve schendingen van de licentieovereenkomst leidt tot aansprakelijkheid
In het arrest Curatoren/Verhuurder (9 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067) gaat de Hoge Raad nog een stap verder. Daarin is bepaald dat een actieve schending van een verplichting tot het dulden van een gebruik, gelijk moet worden gesteld met een actieve ongedaanmaking van zo’n verplichting. Concreet betekent dit dat een curator niet alleen een licentieovereenkomst niet (zonder grond) mag beëindigen, maar ook dat hij de voortvloeiende verplichtingen uit een licentieovereenkomst niet actief mag schenden, zoals bijvoorbeeld afspraken over (i) de exclusiviteit van een licentie of (ii) de niet-overdraagbaarheid van een IE-recht of licentie.

Als de curator dit toch doet of op een andere manier zijn verplichtingen actief schendt dan handelt hij volgens het Curatoren/Verhuurder arrest in strijd met een in zijn hoedanigheid na te leven verplichting. In dat geval is de schade van licentiehouder een boedelschuld en kan de licentiehouder zijn schade dus met voorrang boven andere schuldeisers verhalen op de boedel. Tevens kan de curator zelf aansprakelijk zijn indien hem van de wanprestatie een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

 

IE-rechten en een doorstart: een potentieel mijnenveld van aansprakelijkheden
Indien de curator een partij heeft gevonden die bereid en geschikt is om de failliete onderneming door te starten, is het van belang dat in de doorstartovereenkomst duidelijke afspraken worden gemaakt over de overdracht van IE-rechten en de positie van licentienemers. Als de curator de IE-rechten bijvoorbeeld overdraagt en de nieuwe rechthebbende respecteert de eerder verstrekte IE-licenties niet, dan kan de oorspronkelijke (failliete) rechthebbende aansprakelijk zijn voor de schade van de licentienemer. Gelet op het arrest Curatoren/Verhuurder is het ook mogelijk dat de curator aansprakelijk wordt gehouden voor de schade, indien hem een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

 

Conclusie
Zoals hiervoor duidelijk is geworden, zijn de gevolgen van het faillissement op licentieovereenkomsten complexe materie. Zeker wanneer de IE-rechten door de curator worden verkocht aan een derde partij moeten zowel de curator, de licentienemer als de licentiegever goed blijven opletten en ervoor zorgen dat hun belangen worden gewaarborgd. Indien u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten.